《商標(biāo)法》第二十八條對在先商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)——第3546129號胡慶余堂商標(biāo)異議復(fù)審案評析

《商標(biāo)法》第二十八條規(guī)定：‘申請注冊的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請，不予公告。’此條款旨在通過禁止在相同或者類似商品上注冊及使用相同或近似的標(biāo)志，避免消費(fèi)者對商品或服務(wù)來源可能產(chǎn)生的混淆，從而達(dá)到保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)的目的，是商標(biāo)授權(quán)確權(quán)程序中使用頻繁的條款之一。

基本案情

申請人（原異議人）：杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司

被申請人（原被異議人）：姚某

被異議商標(biāo)：第3546129號胡慶余堂商標(biāo)

一、當(dāng)事人主張

申請人杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司的主要復(fù)審理由是：

1.‘胡慶余堂’由申請人創(chuàng)始人胡雪巖所創(chuàng)，獨(dú)創(chuàng)性較強(qiáng)，曾于2002年被認(rèn)定為。被申請人為浙江永康人，原在上海工作。申請人的宣傳銷售重點(diǎn)地區(qū)是浙江、上海，浙江還是‘胡慶余堂’的發(fā)源地，被申請人理應(yīng)知曉申請人商標(biāo)。被異議商標(biāo)與申請人注冊在先的第336810號、第1728501號及第3088764號胡慶余堂商標(biāo)（以下分別稱為引證商標(biāo)一、二、三）完全相同，明顯是對申請人的復(fù)制摹仿。

2.被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)文字組成相同，被異議商標(biāo)指定使用的啤酒、無酒精果汁飲料、蘋果酒（非酒精）等商品與引證商標(biāo)一、三核定使用的藥酒、滋補(bǔ)口服液、果酒（含酒精）、蘋果酒等商品在功能、用途、消費(fèi)對象、銷售渠道等方面有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。被申請人注冊使用被異議商標(biāo)，易使消費(fèi)者將其誤認(rèn)為申請人或申請人的關(guān)聯(lián)企業(yè)。綜上，依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條第二款和第二十八條的規(guī)定，被異議商標(biāo)應(yīng)不予核準(zhǔn)注冊。

被申請人的主要答辯理由是：被異議商標(biāo)指定使用的商品與引證商標(biāo)指定使用的商品不屬于類似商品，申請人提交的證據(jù)不足以證明其胡慶余堂商標(biāo)是。因此被異議商標(biāo)應(yīng)予核準(zhǔn)注冊。

二、商評委審理與裁定

商評委經(jīng)審理查明：

1.被異議商標(biāo)由被申請人姚某于2003年5月6日向商標(biāo)局申請注冊，指定使用在第32類啤酒等商品上。

2.引證商標(biāo)一、二、三的申請日與注冊日均早于被異議商標(biāo)申請日，分別指定使用在第5類滋補(bǔ)口服液、第5類中藥成藥、第33類果酒（含酒精）等商品上。2004年10月22日，上述引證商標(biāo)經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給杭州胡慶余堂投資有限公司。

3.被異議商標(biāo)申請注冊前，胡慶余堂商標(biāo)分別于1992年8月15日、1997年10月30日兩次被認(rèn)定為浙江省商標(biāo)，于2002年3月12日被認(rèn)定為中藥商品上的。1996年12月，‘胡慶余堂’商號被評為中華。

4.被異議商標(biāo)申請注冊前，《杭州日報(bào)》、《中華工商時報(bào)》、《人民日報(bào)》、《都市快報(bào)》、《新民晚報(bào)》等媒體對申請人及其商標(biāo)進(jìn)行了宣傳報(bào)道。馬永祥所著《胡慶余堂》一書對胡慶余堂的歷史發(fā)展、現(xiàn)狀及其中藥文化等進(jìn)行了介紹。

以上事實(shí)有商標(biāo)檔案及申請人提交的證據(jù)在案佐證。

商評委經(jīng)審理認(rèn)為：

被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)均為繁體書寫的文字‘胡慶余堂’。被異議商標(biāo)指定使用的啤酒、無酒精果汁飲料、蘋果酒（非酒精）等商品與引證商標(biāo)核定使用的藥酒、滋補(bǔ)口服液、果酒（含酒精）、蘋果酒等商品雖不屬于類似商品和服務(wù)區(qū)分表中的同一群組，但是上述商品在功能、用途、消費(fèi)對象、銷售渠道等方面存在一定聯(lián)系。根據(jù)商評委查明的事實(shí)可知，引證商標(biāo)經(jīng)過使用和宣傳已具有較高知名度，同時考慮到引證商標(biāo)具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性，被異議商標(biāo)注冊并使用在啤酒、無酒精果汁飲料、蘋果酒（非酒精）等商品上，易使消費(fèi)者將其與申請人聯(lián)系在一起，從而對商品來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。因此，被異議商標(biāo)的注冊申請已構(gòu)成《商標(biāo)法》第二十八條所指情形。

雖然申請人的胡慶余堂商標(biāo)曾在2002年被認(rèn)定為中藥商品上的，但鑒于申請人已在類似商品上在先注冊了胡慶余堂商標(biāo)，且商評委已在充分考慮引證商標(biāo)的知名度的基礎(chǔ)上，適用《商標(biāo)法》第二十八條對被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)的權(quán)利沖突進(jìn)行了審理，因此本案無須再適用《商標(biāo)法》第十三條。

綜上，商評委依據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條、第三十三條、第三十四條的規(guī)定，對被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。

評　析

本案的焦點(diǎn)問題為被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)是否構(gòu)成使用在相同或者類似商品上的近似商標(biāo)。

從字面上看，《商標(biāo)法》第二十八條的適用要件有兩個：一是在后商標(biāo)與在先商標(biāo)相同或者近似，二是兩商標(biāo)指定使用商品相同或者類似。在多數(shù)情況下，滿足這兩個要件足以推定混淆存在的可能性。但在有些個案中，機(jī)械地適用上述要件可能導(dǎo)致行政機(jī)關(guān)的裁決效果與市場實(shí)際狀況相背離，達(dá)不到法律調(diào)整的真正目的。在這種情況下，要綜合考量個案的具體情況作出判斷。

適用《商標(biāo)法》第二十八條時要考慮的其他因素主要包括：1.在先商標(biāo)是否具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性。2.系爭商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)與在先商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)是否具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。3.在先商標(biāo)的知名度情況。4.系爭商標(biāo)注冊人是否具有主觀上搭便車的惡意。5.系爭商標(biāo)與在先商標(biāo)是否高度近似。6.系爭商標(biāo)的注冊或者使用是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)。

以上1、2、5這三個因素比較容易判斷，第6個因素實(shí)際上是將前5個因素綜合考量后形成的終判斷結(jié)果，需要特別關(guān)注的是3、4這兩個因素。

一、關(guān)于在先商標(biāo)的知名度

此處對知名度的要求，與相比要低一些，但也要滿足一定的銷售覆蓋區(qū)域、廣告宣傳強(qiáng)度以及獲得榮譽(yù)，曾作為商標(biāo)或受保護(hù)的記錄以及行業(yè)排名狀況等要求，這些是證明在先商標(biāo)知名度的有力證據(jù)。但對知名度的要求不能一概而論，獨(dú)創(chuàng)性和知名度都有助于增強(qiáng)商標(biāo)的識別力，因此這兩個因素有時可一并考慮。如果在先商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性特別強(qiáng)，則對其知名度的要求可略微降低，反之亦然。在本案中，根據(jù)商評委查明的事實(shí)可知，在被異議商標(biāo)申請日前，引證商標(biāo)曾先后被認(rèn)定為商標(biāo)和，足以證明其具有較高的知名度。

二、關(guān)于系爭商標(biāo)注冊人的主觀惡意

如果系爭商標(biāo)注冊人明知在先商標(biāo)的存在，則可以認(rèn)定其具有主觀惡意。系爭商標(biāo)注冊人的‘明知’可以通過以下因素證明：其與在先商標(biāo)所有人曾存在貿(mào)易往來或者合作、雇傭關(guān)系；在先商標(biāo)的銷售區(qū)域及知名度能夠及于系爭商標(biāo)注冊人所在地域。在先商標(biāo)獨(dú)創(chuàng)性極強(qiáng)，在一定程度上也可以證明系爭商標(biāo)注冊人的主觀惡意。在本案中，由于引證商標(biāo)具有較強(qiáng)的顯著性，而被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)幾乎完全相同，這種情況讓人很難相信僅僅是一種巧合?？紤]到被申請人成長及工作的地域范圍均被引證商標(biāo)的銷售區(qū)域所覆蓋，理應(yīng)知曉引證商標(biāo)的實(shí)際使用及知名狀況，因此商評委認(rèn)定被申請人具有主觀惡意。

綜合評述

根據(jù)類似商品和服務(wù)區(qū)分表，本案中被異議商標(biāo)指定使用商品與引證商標(biāo)指定使用的商品并不屬于同一類似群組，但在功能、用途、消費(fèi)對象和銷售渠道等方面又確實(shí)具有共同之處。商評委基于《商標(biāo)法》制止不正當(dāng)競爭、維護(hù)公平有序市場環(huán)境的立法宗旨，同時考慮被異議商標(biāo)的注冊及使用極易導(dǎo)致消費(fèi)者混淆這一情況，突破區(qū)分表，認(rèn)定兩商標(biāo)指定使用的商品類似，并依據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條對被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。這一做法不僅保護(hù)了在先商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益，也有力打擊了惡意申請注冊行為，對于以后類似案件的處理具有重要的參考價(jià)值。必須指出的是，本案對類似商品的判斷僅是個案，不具有普遍意義，只有在《商標(biāo)法》有關(guān)制止不正當(dāng)申請注冊的其他條款無法適用的情況下，才能采用以上方式裁決?！跎淘u委