專利實(shí)施許可合同到底要不要備案？

    商標(biāo)可以通過許可他人使用，給商標(biāo)權(quán)利人帶來一些額外的經(jīng)濟(jì)收益，同為無形資產(chǎn)，專利也是可以通過授權(quán)許可的方式轉(zhuǎn)化為實(shí)際的“有形收入”的。專利實(shí)施許可是指專利權(quán)人將其所擁有的專利技術(shù)許可他人實(shí)施的行為，其中，專利權(quán)人為許可方，允許實(shí)施專利的一方為被許可方。專利實(shí)施許可合同是技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的一種。指當(dāng)事人一方許可另一方在一定的期限，一定的地區(qū)，以一定的方式實(shí)施其專利技術(shù)而訂立的技術(shù)合同。專利實(shí)施許可合同可以采取獨(dú)占實(shí)施許可、排他實(shí)施許可和普通實(shí)施許可等形式。每種許可又可以按照實(shí)施方式分為生產(chǎn)許可、使用許可和銷售許可以及再轉(zhuǎn)讓許可等各種形式。

     與專利轉(zhuǎn)讓合同的區(qū)別在于，專利實(shí)施許可合同只允許被許可方實(shí)施許可方擁有的發(fā)明創(chuàng)造專利技術(shù)，而不以轉(zhuǎn)移許可方的專利所有權(quán)為前提，因此專利實(shí)施許可合同不需要改變?cè)S可方的專利所有權(quán)。而與商標(biāo)使用許可合同備案制度同樣，專利實(shí)施許可合同也是向管理部門進(jìn)行備案。但商標(biāo)使用許可合同備案是寫在商標(biāo)法里(第四十三條第二款)的明確規(guī)定，專利實(shí)施許可合同備案又是否是法律要求的硬性規(guī)定呢?如果要進(jìn)行備案又該如何進(jìn)行呢?

一、什么是專利實(shí)施許可合同備案?

　　專利實(shí)施許可合同備案是指國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局或者受其委托的專利管理部門對(duì)當(dāng)事人已經(jīng)締結(jié)并生效的專利實(shí)施許可合同加以留存，并對(duì)外公示的行為。

　　其相關(guān)法律依據(jù)和規(guī)定是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出的政府文件「專利實(shí)施許可合同備案管理辦法」。

　　國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局負(fù)責(zé)全國(guó)專利實(shí)施許可合同的備案工作。經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授權(quán)，各省、自治區(qū)、直轄市管理專利工作的部門也可負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)專利合同的備案工作。

二、專利實(shí)施許可必須備案嗎?

　　首先，從本質(zhì)上來說的話，專利實(shí)施許可合同實(shí)際上屬于民事合同，因此，只要符合「合同法」第四十四條規(guī)定的法定要件——尚未有效期限屆滿，專利權(quán)也未被宣布無效，且沒有違反「合同法」第五十二條規(guī)定的合同無效的幾種情形，就都是合法有效的。

　　其次，在專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定中，并沒有關(guān)于專利實(shí)施許可合同必須備案才能生效的強(qiáng)制性規(guī)定，僅在「合同法」第三百四十二條規(guī)定了專利實(shí)施許可合同屬于技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，而技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式;

　　在「專利法實(shí)施細(xì)則」第十四條規(guī)定了辦理備案手續(xù)的時(shí)間要求——備案應(yīng)當(dāng)自合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)提出;

　　以及在「專利法實(shí)施細(xì)則」第八十九和第九十條中分別規(guī)定將專利實(shí)施許可合同的備案內(nèi)容作為專利登記簿副本的登記事項(xiàng)以及將專利實(shí)施許可合同的備案內(nèi)容作為專利行政部門定期出版的專利公報(bào)的公告內(nèi)容。

　　因此，無論是否將專利實(shí)施許可合同進(jìn)行備案，都不會(huì)影響合同本身的效力。因此，可以理解為專利實(shí)施許可合同備案并不是法律的強(qiáng)制要求。

　　許可合同備案只是政府管理部門對(duì)專利許可行為的一種管理方式。

三、備案后有什么好處？

　　1、許可合同備案主要是為保障被許可人利益。

　　從「專利法實(shí)施細(xì)則」第八十九條和第九十條的規(guī)定可以看出，只有辦理專利實(shí)施許可合同備案手續(xù)后，專利實(shí)施許可的相關(guān)內(nèi)容才能在專利登記簿副本上登記，并在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局定期出版的專利公報(bào)上公告，如果不辦理備案手續(xù)，對(duì)于被許可人來說，在發(fā)生專利侵權(quán)糾紛時(shí)不能對(duì)抗善意第三人。

　　2、倘若發(fā)生專利侵權(quán)糾紛，經(jīng)過備案的專利實(shí)施許可合同可作為被許可人要求訴前停止侵犯專利行為的重要依據(jù)。

　　根據(jù)最高人民法院「關(guān)于對(duì)訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定」第四條第二款規(guī)定，申請(qǐng)人提出要求訴前停止侵權(quán)行為的申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交下列證據(jù)：

　　利害關(guān)系人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)專利實(shí)施許可合同及其在國(guó)務(wù)院專利行政部門備案的證明材料;

　　未經(jīng)備案的應(yīng)當(dāng)提交專利權(quán)人的證明，或者證明其享有權(quán)利的其他證據(jù)。

　　3、專利實(shí)施許可合同備案證明可以作為海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)備案等相關(guān)手續(xù)的證明文件。

四、如何做專利實(shí)施許可合同備案？

　　「專利實(shí)施許可合同備案辦法」第八條規(guī)定，申請(qǐng)專利實(shí)施許可合同備案的，應(yīng)當(dāng)提交下列文件：

　　(一)許可人或者其委托的專利代理機(jī)構(gòu)簽字或者蓋章的專利實(shí)施許可合同備案申請(qǐng)表;

　　(二)專利實(shí)施許可合同;

　　(三)雙方當(dāng)事人的身份證明;

　　(四)委托專利代理機(jī)構(gòu)的，注明委托權(quán)限的委托書。

　　自提交備案申請(qǐng)之日起7個(gè)工作日內(nèi)，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局將對(duì)上述備案申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，在審查合格后出具「專利實(shí)施許可合同備案證明」，并在定期出版的專利公報(bào)中公告。

五、進(jìn)行專利實(shí)施合同許可備案需要注意的問題：

　　1、關(guān)于許可專利的專利名稱、專利(申請(qǐng))號(hào)以及合同信息中的許可種類(獨(dú)占許可、排他許可、普通許可、交叉許可、分許可)、專利許可的地域范圍、使用費(fèi)用、支付方式、生效日期和終止日期等內(nèi)容，需要與專利實(shí)施許可合同的內(nèi)容一致。

　　2、訂立專利實(shí)施許可合同可以使用國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)一制訂的合同范本，也可以采用其他合同文本，但是如果采用其他合同文本應(yīng)當(dāng)符合「合同法」的規(guī)定。其中，合同內(nèi)容至少應(yīng)該包括：

　　(一)許可人和被許可人的姓名(或者名稱)、地址;

　　(二)專利權(quán)項(xiàng)數(shù)以及每項(xiàng)專利權(quán)的名稱、專利號(hào)、申請(qǐng)日、授權(quán)公告日;

　　(三)實(shí)施許可的種類和期限。

　　3、專利實(shí)施許可的期限務(wù)必在專利的有效期內(nèi)。

　　4、辦理備案手續(xù)的時(shí)間期限是在許可人和被許可人在簽訂專利實(shí)施許可合同后，在合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局指定的部門辦理。

　　知識(shí)產(chǎn)權(quán)既有人身權(quán)的部分，也有財(cái)產(chǎn)權(quán)的部分，對(duì)于企業(yè)而言，無疑是一種重要的財(cái)產(chǎn)權(quán)，因此無論是商標(biāo)還是專利，只有積極地進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)，才能獲得實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

　　許可方式是知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)中簡(jiǎn)單易操作的收益運(yùn)營(yíng)模式之一，其本質(zhì)上屬于使用權(quán)的授權(quán)，與知識(shí)產(chǎn)權(quán)出售相比，雖然可能交易額較小，但優(yōu)點(diǎn)是許可人仍保留所有權(quán)。但不論是商標(biāo)權(quán)利人還是專利權(quán)利人，在進(jìn)行權(quán)利許可時(shí)依然需要小心行事，做好合同備案工作，以免造成不必要的損失。