商標侵權(quán)案中在先使用抗辯相關(guān)問題探析

如何界定商標在先使用及有一定影響

    （一）在先使用并有一定影響的區(qū)域

    新《商標法》第五十九條第三款規(guī)定的商標在先使用并有一定影響，應(yīng)當是指在中國內(nèi)地市場在先作為識別商品來源的標志使用，并在中國內(nèi)地市場有一定影響。個人認為，這里的在先使用商標，不包括僅在中國內(nèi)地生產(chǎn)并貼附商標，產(chǎn)品全部出口而不在內(nèi)地市場銷售、不進入內(nèi)地流通環(huán)節(jié)從而未形成識別商品來源功能的情形。該在先使用商標‘有一定影響’的對象，是指在中國內(nèi)地市場銷售使用該商標的商品時涉及的用戶、消費者及相關(guān)經(jīng)營者、競爭者，或者在中國內(nèi)地市場使用該商標提供服務(wù)時涉及的用戶、消費者及相關(guān)經(jīng)營者、競爭者。涉外定牌加工中貼附的商標、純粹為出口而生產(chǎn)產(chǎn)品所貼附的商標，相關(guān)商品未在內(nèi)地市場流通、宣傳的，不應(yīng)認定為新《商標法》第五十九條第三款規(guī)定的在先使用商標并有一定影響。

    （二）與新《商標法》第三十二條的‘已經(jīng)使用并有一定影響’是否含義相同

    新《商標法》第三十二條，是2001年修改的《商標法》第三十一條，即‘申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標’。高人民法院2012年6月在（2012）行提字第2號無印良品商標異議復(fù)審行政糾紛再審案行政判決書中指出：‘商標的基本功能在于商標的識別性，即區(qū)別不同商品或服務(wù)的來源，因此商標只有在商品的流通環(huán)節(jié)中才能發(fā)揮其功能。二審法院認為良品計畫委托中國大陸境內(nèi)廠家生產(chǎn)加工第24類商品供出口，且宣傳、報道等均是在中國大陸境外，不屬于商標法第三十一條規(guī)定的‘已經(jīng)使用并有一定影響的商標’符合商標法的立法原意……’

    高人民法院2008年9月在（2006）行監(jiān)字第118-1號常州誠聯(lián)電源制造有限公司與工商總局商標評審委員會等有關(guān)誠聯(lián)及圖形商標撤銷行政糾紛案的駁回再審申請通知書中指出：‘商標法第三十一條規(guī)定的‘有一定影響’的商標，通常是指已經(jīng)使用了一定時間，因一定的銷售量、廣告宣傳等而在一定范圍的相關(guān)公眾中具有知名度，被視為區(qū)分商品來源的未注冊商業(yè)標志。’孔祥俊所著《商標與不正當競爭法原理和判例》第110頁~111頁指出：‘《商標法》對于禁止搶注該種商標還有不正當手段之類的要求，本質(zhì)上是制止那種知道他人的未注冊商標而有意搶注、侵占他人商業(yè)成果的違反誠實信用原則的行為……（有一定影響的商標）只要有證據(jù)證明其以實際的使用行為在一定范圍的相關(guān)公眾之中產(chǎn)生相應(yīng)的影響，成為相關(guān)公眾識別商品來源的標識，可以認定。只要證明有一定的持續(xù)使用數(shù)量、使用一定的時間等，即可認定為有一定影響?！?/p>

    個人認為，新《商標法》第五十九條第三款規(guī)定的商標在先使用并有一定影響，在使用及影響的區(qū)域方面，應(yīng)當與新《商標法》第三十二條（現(xiàn)行《商標法》第三十一條）規(guī)定的‘已經(jīng)使用并有一定影響’基本相同，但在‘有一定影響’的程度及時間方面應(yīng)有差別。作為禁止搶注對象的‘已經(jīng)使用并有一定影響的商標’，其市場影響力應(yīng)當在搶注者提出商標申請時已為搶注者所明知。作為商標侵權(quán)抗辯理由的在先使用商標，并不要求在后注冊商標權(quán)人提出商標注冊申請時知道該在先使用商標‘有一定影響’。

    （三）認定在先使用商標‘有一定影響’的時間節(jié)點

    新《商標法》第五十九條第三款規(guī)定的在先使用商標‘有一定影響’的時間節(jié)點，是在后注冊商標申請日、專用權(quán)開始日、準予注冊日，還是在后注冊商標權(quán)人提出爭議日？個人認為，如果在先使用商標直到在后注冊商標申請之時，尚未產(chǎn)生一定影響，但在先商標使用者此后繼續(xù)善意使用該商標，至在后注冊商標權(quán)人提出爭議時，已在一定范圍的相關(guān)公眾之中產(chǎn)生相應(yīng)影響，成為相關(guān)公眾識別商品來源的標志的，也應(yīng)認定該在先使用商標‘有一定影響’。

    五、如何界定在先使用商標的‘原使用范圍’

    （一）‘原使用范圍’的內(nèi)涵

    《關(guān)于服務(wù)商標繼續(xù)使用問題的通知》（工商標字〔1994〕第216號，2004年廢止）曾規(guī)定，（在先）服務(wù)商標繼續(xù)使用時，使用人不得擴大該服務(wù)商標的使用地域；不得增加該服務(wù)商標使用的服務(wù)項目；不得改變該服務(wù)商標的圖形、文字、色彩、結(jié)構(gòu)、書寫方式等內(nèi)容，但以同他人注冊的服務(wù)商標相區(qū)別為目的而進行的改變除外；不得將該服務(wù)商標轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用；否則，視為侵犯他人商標專用權(quán)。

    雖然《關(guān)于服務(wù)商標繼續(xù)使用問題的通知》已被廢止，但界定新《商標法》第五十九條第三款規(guī)定的在先使用商標‘原使用范圍’時，該《通知》的相關(guān)內(nèi)容仍可作為借鑒。個人認為，在先使用商標‘原使用范圍’應(yīng)當包括該商標原使用的地域范圍、原使用的商品或服務(wù)項目范圍，以及該商標原有的文字、圖形、顏色組合等構(gòu)成要素及其標注方式的范圍。不過，在先商標使用人為與在后注冊商標相區(qū)別而附加適當標識或者對其在先商標作適當改變的，或者在先商標使用人在確保與在后注冊商標相區(qū)別的前提下，善意地基于文化氛圍、時尚變化等因素而對其在先商標作細微調(diào)整的，應(yīng)予允許。

    此外，在先使用商標相關(guān)權(quán)益作為財產(chǎn)權(quán)，可以承繼。在先商標使用人將相關(guān)經(jīng)營項目連同該在先商標權(quán)益一并轉(zhuǎn)讓、贈送給他人，也具有正當合理性。這種在先使用商標相關(guān)權(quán)益的承繼、轉(zhuǎn)讓、贈送，不會增加在先商標的使用主體，不會導(dǎo)致在先商標使用范圍擴張，在不能證明相關(guān)當事人存在惡意利用在后注冊商標商譽的情況下，應(yīng)當視為在先使用商標在‘原使用范圍’內(nèi)的處置與使用。

    在先商標使用人在原使用商標的地域范圍、商品或服務(wù)項目范圍、標識構(gòu)成要素范圍內(nèi)，許可他人（包括該在先商標使用人全資或參股投資的經(jīng)營實體）使用該在先商標，會增加在先商標的使用主體，是否超出‘原使用范圍’，此問題需要進一步研究。

    在先使用的商品商標，是否應(yīng)限制該商品自然流通到該商標原使用的地域范圍之外？在電子商務(wù)中，如何限定在先使用商標的原使用地域范圍？個人認為，在先商標使用人不能自己主動或者授權(quán)許可他人到原使用地域范圍之外使用該商標設(shè)點經(jīng)營，但在先商標使用人在原使用的地域范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的商品自然流通到該地域范圍之外的，不宜禁止也難以禁止。在先商標使用人在原使用的地域范圍內(nèi)，通過電子商務(wù)平臺將商品銷售給該地域范圍之外的顧客，或者吸引外地顧客到其原使用地域范圍來接受服務(wù)，是否具有合理性，也有待進一步明確。

    （二）界定‘原使用范圍’的時間點

    界定在先使用商標原使用范圍的時間點，是以在后注冊商標準予注冊日為準，還是以在后注冊商標權(quán)利人提出爭議日為準，或者以在后注冊商標權(quán)利人有證據(jù)證明雙方商品或服務(wù)進入相同地域范圍從而產(chǎn)生來源沖突之日為準？這一時間點，關(guān)系到在先使用商標‘原使用范圍’的大小。

    個人認為，從裁判便利的角度考慮，界定在先使用商標原使用范圍的時間點，宜以在后注冊商標權(quán)利人提出爭議日為準。如果在后注冊商標權(quán)利人有證據(jù)證明雙方商品或服務(wù)進入相同地域范圍從而產(chǎn)生商品或服務(wù)來源沖突的時間，晚于在后注冊商標核準注冊日，但早于在后注冊商標權(quán)利人提出爭議的日期，則宜以能證明的產(chǎn)生來源沖突的日期為準。

    六、在先商標繼續(xù)使用時如何附加適當區(qū)別標識

    對如何附加適當區(qū)別標識，新《商標法》未作具體規(guī)定。高人民法院《關(guān)于審理不正當競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2007〕2號）條第二款，對在不同地域范圍內(nèi)使用相同或者近似的知名商品特有的名稱、包裝、裝潢的在后善意使用者，只是規(guī)定在后使用者附加足以區(qū)別商品來源的其他標識，具體如何附加并無明確規(guī)定。《關(guān)于服務(wù)商標繼續(xù)使用問題的通知》（工商標字〔1994〕第216號，2004年廢止）第四條曾規(guī)定：‘繼續(xù)使用與注冊人的使用發(fā)生實際混淆，造成消費者誤認的，繼續(xù)使用人應(yīng)在使用服務(wù)商標時，增加地理名稱標志，以便于與注冊人使用的服務(wù)商標相區(qū)別?！?/p>

    名品商標溫馨提示，附加的適當區(qū)別標識，可以是地理名稱，也可以是將足以區(qū)別商品來源的企業(yè)身份標識與該在先商標同時醒目使用或組合使用，還可以對該在先商標直接附加相關(guān)標識要素。